Новые технологии открывают путь предпринимательству

Мы живем в период, когда Интернет, социальные сети, Интернет-платформы открыли двери предпринимательству. Очень большое количество стартапов возникает в Казахстане и за рубежом. Почти каждый стартап генерирует объекты интеллектуальной собственности. Однако, не все стартапы знают, что создают интеллектуальную собственность. Еще меньшее количество стартапов знает, какие объекты создаются и как их охранять. Поэтому мы считаем, что важно рассказать всем участникам стартап-движения что такое интеллектуальная собственность, какие объекты чаще всего создаются стартапами, какие действия необходимо предпринять, чтобы обеспечить охрану интеллектуальной собственности, как оформить отношения с бизнес-ангелами и венчурными фондами, когда передача прав на интеллектуальную собственность является частью партнерской сделки.

Если участники стартапа не уделяют внимание оформлению прав на интеллектуальную собственность, это может серьезно повлиять на коммерциализацию продукта, а также на успешность всего предприятия. Например:

1. задержка в оформлении прав может привести к тому, что конкуренты оформят права первыми и получат преимущество на рынке;
2. объекты интеллектуальной собственности могут быть украдены, незаконно использоваться и стартап не сможет защитить свои права;
3. без понимания своего неимущественного актива, стартап может не понимать своей ценности и упустить возможность успешной презентации инвесторам.

Если права на интеллектуальную собственность оформлены и оформлены правильно – это значительно повышает привлекательность стартапа. Более того, если стартап знает какими правами обладает, оформил свои права на них, это повышает доверие к стартапу со стороны инвесторов. Инвесторы будут понимать, что имеют дело с предпринимателями, которые серьезно относятся к своему продукту, и серьезно настроены на коммерциализацию созданного продукта, услуги. 

Интеллектуальная собственность: что это?

Интеллектуальная собственность – это все что создано творческим трудом человека, результат интеллектуальной деятельности человека. Результатом интеллектуальной  деятельности может быть программный код, алгоритм действий, уникальный продукт, оригинальный контент (фото, текст), техническое решение. Все это разные виды объектов интеллектуальной собственности.

Есть также группа объектов, которые не создаются (или не всегда создаются) в результате творческой деятельности, но они приравнены к объектам интеллектуальной собственности. Это средства индивидуализации, фонограммы, программы передач.

Важно знать какой конкретный объект интеллектуальной собственности создается. Почему важно знать? Для того, чтобы правильно оформить права на объект, правильно передать права компании, инвестору, заключить договор о совместном использовании объекта.    

Интеллектуальная собственность: виды  

Остановимся на четырех объектах интеллектуальной собственности, которые чаще всего создают стартапы:

1. объекты авторского права;
2. объекты промышленной собственности;
3. коммерческая тайна;
4. средства индивидуализации.

Интеллектуальная собственность чаще всего ассоциируется с техническим решением, которое нужно регистрировать, чтобы возникло право. Или с литературными произведениями. Это очень поверхностное представление об интеллектуальной собственности. Объектов интеллектуальной собственности гораздо больше.

Часто продукт, услуга могут включать несколько объектов интеллектуальной собственности или охраняться на выбор в качестве одного или другого объекта. Например, продукт или услуга на базе мобильного приложения или Интернет-ресурса включает и различные объекты авторского права (программный код, тексты, картинки), и товарный знак, и объект промышленной собственности (если речь идет о программно-аппаратном комплексе).

Владелец может выбрать каким образом защищать объект. Например, техническое решение можно охранять как объект промышленной собственности или как нераскрытую информацию.

Подробно остановимся на каждом из объектов.

Объекты авторского права

К объектам авторского права относятся программы для ЭВМ (это может быть код веб-сайта, код мобильного приложения), составляющие элементы веб-сайтов, а именно, картинки, фото, тексты, аудиовизуальные объекты.

Первый и главный вопрос. Что охраняет авторское право? Авторское право охраняет форму. Не является нарушением авторского права использование идеи, заложенной в объекте. Например, нарушением авторского права является копирование кода программного продукта. Не является нарушением самостоятельное создание кода для программного продукта с идентичным функционалом.

Важно знать, что права на объекты авторского права возникают с момента создания или выражения творческой идеи на каком-то носителе. Для возникновения права не нужно осуществлять регистрацию объекта.

У кого возникают права на объект авторского права? Первоначальным владельцем авторского права является лицо, чьим творческим трудом создан объект, т.е. автор объекта. Если для стартапа определенные объекты интеллектуальной собственности создают третьи лица, например, программисты пишут программу для ЭВМ, то стартап-команда должна позаботится о том, чтобы с автором объекта был заключен договор и по этому договору права от автора перешли стартап-команде или стартап-компании.

Срок охраны объекта авторского права продолжительный – срок жизни автора плюс 70 лет после смерти автора.

Объекты авторского права, созданные гражданами Казахстана, находящиеся в Казахстане в какой-либо объективной форме, охраняются не только в Казахстане, но одновременно в 180 странах мира. И важно! Без каких-либо формальностей. Казахстан является членом конвенции об охране литературных и художественных произведений и все страны союза, образованного конвенцией, предоставляют охрану объектам авторского права, охраняемым в каждой стране-члене конвенции.  

Нужно отметить, что в Казахстане на добровольной основе можно депонировать объект авторского права. Сделать это, правда, могут только авторы-физические лица. Все правообладатели, которые получили право на объект на основе договора, этой возможностью воспользоваться не могут.  

Депонирует объекты авторского права Национальный институт интеллектуальной собственности.  

Что сигнализирует о правах на объект – латинская буква «C» в окружности с указанием имени правообладателя. 

Объекты промышленной собственности

Если перечень объектов авторского права может расширяться по мере развития науки и техники, то объектов промышленной собственности три и пока перечень исчерпывающий. Это изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Что может охраняться в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов?

Изобретения и полезные модели – это технические решения в любой области науки и техники. Изобретением может быть продукт или способ. К продукту относится устройство, вещество (характерно для химии, биологии), реже среди стартапов, культура клеток растений, штаммы микроорганизмов. Изобретением, полезной моделью является также применение известных продукта или способа по новому назначению или нового продукта по известному назначению.

Промышленные образцы – это художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее внешний вид изделия.

Здесь может быть вопрос, если изобретение и полезная модель – это одни и те же объекты, в чем же их отличие. Отличие в требованиях, которые к объектам предъявляются для их регистрации. Полезная модель – это так называемое малое изобретение, требований к ней меньше, чем к изобретению при экспертизе объекта.

В отличие от объектов авторского права, патент на объект промышленной собственности охраняет суть, содержание объекта, а не его форму. Использование объектов промышленной собственности в продукте, при оказании услуги и введение продукта, услуги в оборот в Казахстане является нарушением права на объект.

Территория охраны объектов промышленной собственности тоже отличается от объектов авторского права. Объекты промышленной собственности охраняются только там, где они зарегистрированы. Другими словами – если объект зарегистрирован в Казахстане, значит он охраняется на территории Казахстана. Чтобы объект охранялся, например, в России – его нужно зарегистрировать в России.

Объекты промышленной собственности могут быть зарегистрированы, если они соответствуют критериям патентоспособности, определенным в законе. На соответствие объекта таким критериям проверяет Национальный институт интеллектуальной собственности. Институт же регистрирует объекты, если заявленные объекты соответствуют критериям патентоспособности.

Назовем критерии патентоспособности, не раскрывая содержание каждого критерия.

Для изобретений – новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Для полезных моделей – только новизна и промышленная применимость. На один критерий меньше, чем у изобретений. Для полезных моделей – новизна и оригинальность.

Что касается срока охраны, то у каждого объекта срок охраны следующий:

1. 20 лет с даты подачи заявки для изобретений;
2. 5 лет с даты подачи заявки для полезных моделей; и
3. 15 лет также с даты подачи заявки для полезных моделей.

Для определенных объектов, указанные сроки можно продлить от 3 до 5 лет.

Объект	Что охраняется	Условие охраны	Критерии охраны	Срок охраны
Изобретение	Продукт, способ, использование известных продукта и способа по новому назначению.	Регистрация.	Новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость.	20+5
Полезная модель			Новизна, промышленная применимость.	5+3
Промышленный образец	Художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.		Новизна и оригинальность.	15+5

Коммерческая тайна

Коммерческая тайна – это очень интересный объект. В формате коммерческой тайны можно охранять практически любую информацию при условии соблюдения нескольких критериев.

В качестве коммерческой тайны можно охранять и клиентскую базу, и базу поставщиков, и бизнес-процессы, и методики, а также любую другую информацию, если такая информация:

1. имеет потенциальную или действительную коммерческую ценность;
2. неизвестна третьим лицам;
3. владелец информации предпринимает действия, чтобы сохранить ее конфиденциальность. Эти действия могут быть разного рода – организационные, технические и правовые.

Для возникновения права не нужно регистрации. Объект охраняется пока соблюдаются указанные условия охраны коммерческой тайны.

Территория охраны также не ограничивается только Казахстаном. В другой стране, правда, коммерческая тайна должна соответствовать критериям охраны в локальном законодательстве.

Коммерческую тайну нельзя недооценивать. Эта форма охраны выручает в ситуациях, когда стартапу необходимо охранять содержание, а не форму объекта, но объект не может быть зарегистрирован как изобретение, полезная модель или промышленный образец.

Что стартапу нужно сделать, чтобы оформить нераскрытую информацию как объект интеллектуальной собственности:

1. зафиксировать внутренним документом, какую информацию стартап определяет коммерческой тайной;
2. предусмотреть правила сохранения конфиденциальности объекта.   

Одним из основных условий сохранения коммерчески ценной информации конфиденциальной – это заключение договоров конфиденциальности с лицами, участвующими в создании продукта и с инвесторами. 

Средства индивидуализации 

Средства индивидуализации направлены на внешнюю составляющую стартапа – взаимодействие с клиентами, потребителями. Если промышленная собственность, авторское право и коммерческая тайна охраняют внутреннюю составляющую стартапа, то средства индивидуализации направлены на индивидуализацию услуг среди потребителей.

Из средств индивидуализации хотелось бы обратить внимание на два объекта – это товарный знак и фирменное наименование. Оба объекта направлены на индивидуализацию товара, услуги, предприятия на рынке, на то, чтобы отличить продукт, услугу конкретного производителя от аналогичных продуктов других производителей. 

Товарные знаки. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы слова, изображения, комбинация слов и обозначений, слоганы, 3D-изображения. Совсем недавно в Казахстане впервые в качестве товарного знака был зарегистрирован запах. Все указанные объекты становятся интеллектуальной собственностью только после регистрации.

Территория охраны. Товарные знаки охраняются только там, где зарегистрированы. Если нас интересует казахстанский рынок, мы регистрируем объект в Казахстане, если другие страны, то в каждой конкретной стране.

Срок охраны товарного знака практически не ограничен, знак регистрируется на 10 лет с даты подачи заявки на регистрацию. Срок охраны товарного знака может быть продлен каждый раз на 10 лет. 

Фирменные наименования. Фирменное наименование регистрируется в процессе регистрации компании. Отдельной процедуры регистрации у фирменных наименований нет. С момента внесения компании в государственный реестр юридических лиц, у компании возникает исключительное право на фирменное наименование.

Уникальность объекта состоит в том, что фирменное наименование, при регистрации только в Казахстане, будет охраняться во всех странах-участницах международной конвенции – Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При этом, для такой охраны не нужно предпринимать какие-либо формальности, в каждой стране фирменные наименования охраняются автоматически.

Срок охраны фирменных наименований не ограничен. Фирменное наименование охраняется пока компания не решит сменить свое название или не ликвидируется. 

Чем еще интересно фирменное наименование. Если товарный знак третьего лица сходен до степени смешения с фирменным наименованием компании и право на фирменное наименование возникло раньше права на товарный знак, то товарный знак можно аннулировать. Это хороший выход в ситуации, когда предприниматель вовремя не зарегистрировал товарный знак.

Объект	Момент возникновения права	Территория охраны	Срок охраны
Объекты авторского права	С момента создания.	180 стран мира.	Жизнь автора+70 лет после его смерти.
Ноу-хау	С момента создания.	Не ограничена территорией РК.	Пока информация имеет коммерческую ценность и неизвестна третьим лицам.
Объекты промышленной собственности	С момента регистрации в НИИС.	Казахстан.	Изобретения 20+5, полезные модели 5+3, промышленные образцы 15+5.
Товарный знак	С момента регистрации в НИИС.	Казахстан.	10 лет с возможностью продления каждый раз на 10 лет.
Фирменное наименование	С момента регистрации компании.	Не ограничена территорией РК.	Пока предприятие не сменит фирменное наименование или не прекратит существование.

Куда обратиться за регистрацией объекта интеллектуальной собственности?  

Следует остановиться на том, какой институт регистрирует права на интеллектуальную собственность в Казахстане. Это государственное предприятие «Национальный институт интеллектуальной собственности». Институт выполняет государственную функцию – экспертизу различных объектов и выдачу охранных документов – патентов, свидетельств. 

Следует упомянуть также Министерство юстиции РК. В структуре Министерства юстиции РК работает Апелляционный совет. Это подразделение осуществляет рассмотрение споров между заявителями на регистрацию объекта интеллектуальной собственности и Национальным институтом интеллектуальной собственности, если институт отказал в регистрации объекта интеллектуальной собственности.

Министерство юстиции РК также признает товарные знаки общеизвестными.

В Казахстане работает корпус аттестованных представителей заявителей перед Национальным институтом интеллектуальной собственности – это патентные поверенные. Патентные поверенные – это специалисты, которые помогают заявителям зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности, владеют знаниями в области интеллектуальной собственности, знают процедуру регистрации.

Информацию о патентных поверенных и их контактах можно найти на сайте самого института, а также на платформе электронного Правительства РК.    

Going international или выходим с продуктом, услугой на международный уровень

Если стартап выходит на международный рынок и ему необходимо защитить свою интеллектуальную собственность, то нужно знать следующее:

1. нет международных патентов, свидетельств на товарные знаки. В любой стране, которая интересна стартапу, объект интеллектуальной собственности необходимо регистрировать. Исключенем являются объекты, которые охраняются автоматиески в ряде государств в силу международных конвенций;
2. есть междунарожные договоры, которые позволяют упростить процесс получения охранных документов в ряде стран. Например, можно подать одну заявку на товарный знак или на регистрацию изобртения и наднациональный орган отправит заявку во все указанные заявителем страны. А каждая страна проведет свою экспертизу. Такая система сокращает затраты, время и другие ресурсы для администрирования процесса регистрации объекта, а в ряде случаев  управления объектом после регистрации;
3. среди международных систем регистрации объектов интеллектуальной собственности следует назвать – Мадридскую систему междунарожной регистрации знаков, а также систему регистрации изобретений по Договору о патентной кооперации;
4. есть региональные системы патентования, регистрации товарных знаков, которые в рамках ограниченного количества стран проводят одну экспертизу и выдают один охранный документ, который действует на территории нескольких стран. К такой системе, например, относится система регистрации изобретений и промышленных образцов, действующая в рамках Евразийской патентной органпизации. Евразийское патентное ведомство принимает заявки на патентование изобретений и промышленных образов, проводит экспертизу и выдает один охранный документ;
5. что касается товарных знаков, то региональная система регистрации товарных знаков создана в рамках Евразийского экономического союза. Товарный знак Евразийского экономического союза пока еще не начал дейтвовать. Едининый товарный знак будет действовать на территории всех стран-членов ЕАЭС.

Нужно отметить, что международное патентование и регистарция товарных знаков имеет свои особенности. Например, с патентами, важно подать заявку на регистрацию изобретения в интересующих странах в течении определенного периода времени, чтобы в регистрации изобретения не было отказано. Этот вопрос, как и вопрос международной регистрации товарных знаков, предмет отдельной презентации, которую мы обязательно сделаем. Здесь же мы обозначили только принципы международной охраны объектов интеллектуальной собственности.

Кто создает объекты и на чье имя оформляются права?

Вопрос, который является важным для стартапа, это правильное оформление прав на интеллектуальную собственность. Как было указано выше, исключительное право на объект интеллектуальной собственности возникает у лица, чьим творческим трудом создан объект. По договору исключительное право можно передать третьему лицу.

Рассмотрим все возможные варианты. Стартап сам создает интеллектуальную собственность или стратап заказывает создание интеллектуальной собственности. Ситуация может быть комбинирвоанной. Некоторые объекты интеллектуальной собственности могут создаваться стартапом, а часть объектов – привлеченными лицами.

Вариант 1 – интеллектуальная собственность создается стартапом. Здесь интеллектуальная собственность может создаваться участниками стартап-команды самосоятельно или работниками стартапа.

Интеллектуальная собственность создается участниками команды. Обычно это имеет место, когда стартап не оформлен в компанию.  Есть ядро партнеров, которые создают интеллектуальную собственность, например, пишут программы, создают контент. В таком случае права на объекты интеллектуальной собственности принадлежат партнерам, которые непостредственно участвуют в создании объекта интеллектуальной собственности своим творческим трудом. Такие партнеры имеют право на подачу заявки на регистрацию, депонирование объекта интеллектуальной собственности на свое имя.

Здесь возникает вопрос. А как быть с партнером или партнерами, которые вкладывает деньги в стартап, но не участвует в творечской деятельности, в непосредственном создании интеллектуальной собственности? Как инвестирующему партнеру получить часть в объекте или в прибыли от использования объекта? Это абсолютно равнозначно для ситуации, когда один из партнеров предоставляет материально-техническую базу для создания объекта.

Данный вопрос может решаться заключением следующих договров. Если цель стать правообладателем объекта интеллектуальной собственности, то авторы, первоначальные правообладатели объекта интеллектуальной собственности, могут частично уступить результат творечской деятельности инвестирующему партнеру. Учитывая, что выделить долю в объекте интеллектуальной собственности нельзя, то такой договор должен регулировать и отношения правообладателей объекта по распоряжению интеллектуальной собственностью и распределению прибыли между правообладателями.

Если цель получить прибыль от использования объекта интеллектуальной собственности, то договор между партнерами может регулировать только отношения по распоряжению прибылью при коммерциализации объекта между партнерами-авторами и партнерами-инвесторами.

Если объект интеллектуальной собственности подлежит обязательной регистрации в Казахстане и за рубежом, то после заключения указанных договров должен следовать этап подачи заявки на регистрацию объекта. Соответветственно, в заявке на регистрацию объекта интеллектуальной собственности должны быть указаны роли каждого участника проекта. Например, часть лиц могут быть авторами и патентообладателями, а часть (инвесторы) только патентообладателями.  

Возможен и другой путь. Участники стратапа, вкладывающие личный труд, работающие над созданием интеллектуальной собственности, а также инвестирующие партнеры могут договориться, что права на интеллектуальную собственность будут оформлены на компанию. Другими словами на компанию будет уступлен объект интеллектуальной собственности. В свою очередь парнеры будут иметь долю в компании и право на определенную часть прибыли.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда интеллектуальная собственность создается работниками стартапа. В данной ситуации, чтобы права на объект интеллектуальной собственности перешли к работодателю, необходимо правильно оформить отношения с работником. Прежде всего, необходим трудовой договор с работником, а, во-вторых, должностная инструкция работника должна содержать обязанность создавать те или иные объекты интеллектуальной собственности. Или должно быть оформлено задание работодателя на осущетвление работы над объектом интеллектуальной собственности. Данные документы необходимы работодателю, чтобы доказать свое исключительное право на созданный объект или право на подачу заявки на регистрацию объекта интеллектуальной собственности в Казахстане и за рубежом.

Отметим, что законы в области интеллектуальной собственности в Казахстане определяют презумпцию прав работодателя на объект интеллектуальной собственности, т.е. если в трудовом договоре не указано иного, то права на интеллектуальную собственность принадлежат работодателю. Однако, в трудовом договоре важно зафиксировать вознаграждение за создание интеллектуальной собственности, чтобы избежать спора по данному вопросу.

В вопросе вознаграждения работнику за созданный объект интеллектуальной собственности имеет место полная свобода сторон. Стороны могут предусмотреть отдельное вознаграждение за созданный объект. Вознаграждение может включаться в заработную плату, которая выплачивается ежемесячно. Вознаграждение может зависеть от размера прибыли, которая получается от использоания объекта. Основная задача – зафиксировать вознаграждение в трудовом договоре.  

Второй вариант – разработка объектов интеллектуальной собственности заказывается у третьих лиц. Исходим из вводной, что компания-заказчик желает получить исключительное право на объект. В такой ситуации с разработчиком должен быть заключен договор уступки права на объект или договор уступки права на получение охранного документа на объект промышленной собственности.

Заказчик и исполнитель могут заключить и лицензионный договор. В отличие от договора уступки, по лицензионному договору владелец исключтельного права не меняется. По лицензии передается право пользования объектом интеллектуальной собственности в ограниченном объеме, на ограниченной территории и на ограниченный срок.

Договоры в области интеллектуальной собственности

Важно систематизировать договоры, которые используются при управлении интеллектуальной собственностью. Ниже в таблице мы приводим вид договора, его предмет и форму, в которой должен быть заключен договор.

Вид договора	Цель договора	Форма договора	Комментарий
Договоры, по которым осуществляется распоряжение правами на объекты
Договор уступки (полная или частичная уступка)	Оформляется уступка права на интеллектуальную собственность от одного лица другому.	Простая письменная или регистрация в НИИС.	Регистрации в НИИС подлежат только договоры, предметом которых являются объекты промышленной собственности, товарные знаки.
Лицензионный договор	Передача права на использование объекта определенным образом на ограниченный период времени и (или) на ограниченной территории.	Простая письменная или регистрация в НИИС.
Договор заказа на создание объекта	Договор регулирует процедуру создания объекта и передачу прав на созданный объект. Передача права может быть в форме уступки или лицензии.	Простая письменная.	-
Договор распределения прибыли при коммерциализации объекта	Данный договор заключается в ситуации, когда объект интеллектуальной собственности оформлен на несколько правообладателей,  а также если прибыль распределяется между лицами, которые правообладателями объекта интеллектуальной собственности не являются.	Простая письменная или регистрация в НИИС.	Регистрации в НИИС подлежат только договоры, предметом которых являются объекты промышленной собственности, товарные знаки.

Формы партнерства и права на интеллектуальную собственность

Нужно отметить, что указанные выше договоры используются как между партнерами стартапа, так и при оформлении отношений с инвесторами.

Например, стартап команда может договориться об уступке интеллектуальной собственности компании, которая будет заниматься коммерциализацией объекта. При этом, инвестор, участники стартапа будут иметь определенную долю в компании, соответственно, право на долю в прибыли.

Права интеллектуальной собственности могут остаться у стартап-команды, но такая выдаст лицензию на использование интеллектуальной собственности компании, которая будет коммерциализировать объект. При этом, участники стартапа могут иметь долю в указанной компании.

Возможны и иные комбинации договоров с инвесторами различных видов.  

***

Следующее мы рекомендуем сделать каждому стартапу на базе тех знаний, которые были получены после прочтения настоящей статьи:

1. первое – определить нематериальные активы, которые создает стартап и которые создают для него третьи лица;
2. второе – определить правильный способ охраны актива, например, будет ли актив охраняться в качестве коммерческой тайны или патентом;
3. оформить права на объект интеллектуальной собственности в соответствии с выбранным видом охраны.

И… Один из последних шагов. Подготовиться к презентации для инвесторов и прохождению аудита интеллектуальной собственности, который могут попросить инвесторы. 

Успешного вам бизнеса! Охраняйте свою интеллектуальную собственность!